Aici descoperim
dreptul tehnologiei

Dezmoștenirea-în-Codul-Civil-1.png

Directiva 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

Noua directivă a Uniunii Europene 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegalea fost adoptată la 8 iunie 2016, iar statele membre au fost obligate să transpună directiva până la 9 iunie 2018. Legile privind secretele comerciale au variat în întreaga Uniune în trecut, unele state membre având legi sau protecții fragmentate derivate din dreptul comun.

În prezent, în România, secretele comerciale sunt protejate prin Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, neexistând însă mecanisme puternice pentru protecția acestora. Cu toate acestea, noua directivă schimbă acest lucru și introduce mecanisme puternice și o abordare uniformă a problematicii la nivelul UE.

În fiecare stat membru s-au înregistrat progrese în ceea ce privește transpunerea Directivei. În România, însă, până în prezent directiva nu a fost transpusă, fiind în prezent la stadiul de proiect.

Scopul principal al directivei este armonizarea protecției secretelor comerciale în UE prin definirea noțiunii de „secret comercial” și instituirea unui nivel minim de protecție. Directiva stabilește modalitatea în care poți dobândi, utiliza și divulga legal secrete comerciale, dar și modalitățile nepermise (ilegale) pentru dobândirea, utilizarea și divulgarea secretelor comerciale.

Modalitățile legale sunt reglementate prin art. 3 din Directivă care stabilește că:

„(1)   Dobândirea unui secret comercial este considerată legală în cazul în care secretul comercial este obținut prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)descoperirea sau crearea independentă;
(b)analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se aplică nicio obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;
(c)exercitarea dreptului lucrătorilor sau al reprezentanților lucrătorilor la informare și la consultare în conformitate cu dreptul Uniunii și legislațiile și practicile naționale;
(d)orice altă practică care, în condițiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale.
(2)   Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial sunt considerate legale în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național.”

Modalitățile ilegale sunt prevăzute la art. 4:

„(1)   Statele membre se asigură că deținătorii de secrete comerciale au dreptul să solicite măsurile, procedurile și acțiuni reparatorii prevăzute în prezenta directivă, pentru a preveni dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor lor comerciale sau pentru a obține reparații în urma unor astfel de fapte.

(2)   Dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial este considerată ilegală ori de câte ori este efectuată prin:

(a)accesul neautorizat, însușirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului secretului comercial și care conțin secretul comercial sau din care poate fi dedus secretul comercial;
(b)orice alt comportament care, în circumstanțele date, contravine practicilor comerciale loiale.

(3)   Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este săvârșită, fără consimțământul deținătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:(a)a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
(b)încalcă un acord de confidențialitate sau orice altă obligație de a nu divulga secretul comercial;
(c)încalcă o obligație contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.

(4)   Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este, de asemenea, considerată ilegală atunci când o persoană, în momentul dobândirii, utilizării sau divulgării, avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost obținut, direct sau indirect, de la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial în mod ilegal în sensul alineatului (3).

(5)   Producerea, oferirea sau introducerea pe piață a mărfurilor care contravin normelor sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de mărfuri în aceste scopuri este, de asemenea, considerată drept o utilizare ilegală a unui secret comercial atunci când persoana care desfășoară astfel de activități avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost utilizat în mod ilegal în sensul alineatului (3).”

 

 

 

Potrivit Directivei, pentru a fi în prezența unui secret comercial, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;
(b)au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;
(c)au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete. 

 

Cel mai important element al definiției este este al treilea element: efortul depus de o companie pentru a lua măsuri rezonabile pentru protejarea secretelor comerciale. Pe scurt, o companie va trebui să demonstreze că a luat în mod activ măsuri pentru a-și identifica și proteja secretele comerciale. Dacă aceasta nu poate să demonstreze că au fost luate astfel de măsuri, informațiile ar putea să își piardă statutul de secret comercial.

O întrebare apare în mod logic: ce înseamnă măsuri rezonabile? Din păcate, Directiva nu are un răspuns la această întrebare, însă cel mai utilizat și eficient instrument utilizat în practică pentru protecția secretelor comerciale este acordul de confidențialitate încheiat între companie și angajați sau între companie și partenerii comerciali care pot avea acces la astfel de secrete. Acordul de confidențialitate este un instrument interesant – cu el împuști doi iepuri dintr-un singur foc: îți protejezi secretele comerciale, dar protejezi și datele cu caracter personal, respectând GDPR. Acordul de confidențialitate este unul dintre cele mai eficace instrumente prin care previ divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale. Ne poți contacta aici dacă ai nevoie de un acord de confidențialitate.

 

 

De asemenea, dacă dorești să iei măsuri rezonabile pentru a protejeza ecretele comerciale, ar fi util să:

  • identifici secretele comerciale;
  • pui în practică proceduri pentru protecția datelor și a informațiilor confidențiale;
  • restricționezi accesul la secretele comerciale;
  • scrii și implementezi o Politică de protecție a secretelor comerciale și te asiguri că angajații semnează că au citit și au luat la cunoștință de Politică;
  • revizuiești contractele cu partenerii, furnizorii, clienții și angajații pentru a te asigura că au clauze pentru protecția secretelor comerciale;
  • închei acorduri de confidențialitate;
  • soliciți angajaților la părăsirea locului de muncă să semneze un document prin care declară că au returnat toate secretele comerciale

Deși noua Directivă introduce mecanisme pentru protecția secrelor comerciale, aceasta aduce o povară suplimentară pentru întreprinderi de a lua măsuri active pentru a-și proteja secretele comerciale. Cu cât sunt mai bine stabilite politicile și procedurile companiei și cu cât are compania mai mult controlasupra accesului la secretele și utilizării acestora, cu atât este mai probabil ca întreprindererea să poată beneficia de noua legislație. În viitor, vor exista mai multe clarificări cu privire la măsurile rezonabile pe care trebuie să ia o companie pentru protejarea secretelor comerciale, odată ce instanțele de judecată vor interpreta legislația. Până atunci, însă, companiile ar trebui să realizeze ce secretele comerciale au și să pună în practică instrumente pentru protecția acestora.


vector_cartoon_food_287114.jpg

CJUE C-310/17

Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV,

Gustul brânzei nu poate fi protejat prin dreptul de autor, deoarece nu reprezintă o “lucrare”.

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 13 noiembrie 2017 a stabilit că gustul brânzei – în acest caz brânza olandeză Heksenkaas – nu este o “lucrare” și, prin urmare, nu poate fi protejată de  drepturilor de autor.

De ce a ajuns un asemenea caz la CJUE?

Levola Hengelo BV este un cunoscut producător olandez de Heksenkaas – o cremă de brânză care conține verdeață – care a inițiat o acțiune împotriva Smilde Foods BV, un concurent, din cauza încălcării dreptului său de autor asupra “gustului” brânzei. Levola a deținut “drepturi” pentru crema de brânză începând cu 2014, în urma unui acord încheiat cu creatorul său și chiar a deținut un brevet pentru metoda de fabricare a produsului Heksenkass.

Pentru a clarifica chestiunea principală – protecția Heksenkaas – tribunalele olandeze au adresat CJUE mai multe întrebări preliminare cu privire la interpretarea conceptului de “lucrare” și dacă acesta include gustul unui produs alimentar.

Ce este o “lucrare”?

Protecția oferită de dreptul de autor implică în mod o lucrare. În opinia instanței, o “lucrare” este o noțiune autonomă a dreptului UE care trebuie interpretată uniform. Conceptul unei lucrări se referă la creațiile intelectuale originale care reflectă personalitatea autorului.

Pentru cea mai recentă jurisprudență spaniolă, o “lucrare” trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în conformitate cu punctul de vedere al CJUE:

  • trebuie să fie o creație intelectuală originală;
  • trebuie să fie o noutate, atât în ​​mod obiectiv, cât și în mod subiectiv, în măsura în care exprimă personalitatea autorului și
  • trebuie să aibă element de creativitate.

Poate gustul brânzei să constituie o lucrare?

Pentru CJUE, o “lucrare” trebuie să fie exprimată într-un anumit fel. În consecință, proprietatea intelectuală nu protejează ideile, procedurile, metodele de operare sau conceptele matematice ca atare, ci expresia lor concretă. În această privință, o “lucrare” trebuie să fie exprimată într-un mod care să o identifice cu suficientă precizie și obiectivitate, chiar dacă această expresie nu este neapărat permanentă.

Curtea reiterează concluziile Avocatului General, precizând că, din motive de certitudine juridică, lucrările trebuie să poată fi identificate astfel încât operatorii de pe piață să poată recunoaște în mod clar obiectele protejate de terți.

Gustul brânzei nu îndeplinește această ultimă cerință de precizie și obiectivitate, deoarece depinde de simțul gustului consumatorilor: acesta este, în esență, subiectiv, deoarece depinde de factori specifici acelor persoane, cum ar fi vârsta, preferințele personale și obiceiurile de consum, precum și cu privire la contextul în care produsul este consumat. Mai mult decât atât, stadiul tehnicii nu permite identificarea precisă a gustului unui produs, cum ar fi brânza.

Din păcate, pentru producători și iubitorii de brânzeturi, gustul unui produs alimentar nu este o “lucrare” și, prin urmare, nu poate fi protejată de drepturile de autor.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1438864

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=58347f1b-6af7-4cc2-a0e6-54a811f01471


artificial_intelligence_benefits_risk-1200x900.jpg

Pe scurt

Situația: Inteligența artificială și învățarea automatizată (AI/ML) joacă un rol din ce în ce mai important într-o serie de industrii, iar acestea caută modalități de a-și proteja inovațiile prin intermediul protecției proprietății intelectuale și a secretului comercial.

Răspunsul: Oficiul European de Brevete (EPO) a recunoscut necesitatea de a clarifica normele privind modul în care sunt tratate invențiile asociate și realizate de AI și de a determina ce protecție a brevetului există pentru această tehnologie în plină dezvoltare. Instrucțiunile EPO recent examinate, care au intrat în vigoare în noiembrie 2018, abordează doar aspecte tehnice.

Încă se caută răspunsuri, dar lumea se așteaptă ca EPO să trateze cererile de brevet AI/ML în conformitate cu normele stabilite pentru brevetarea invențiilor implementate de calculator (“CII”).

La începutul acestui an, EPO s-a întâlnit cu părțile interesate din industrie în decursul a două evenimente importante din München și Bruxelles, pentru a discuta provocările privind brevetarea invențiilor AI/ML. EPO ia măsuri pentru a încuraja dezvăluirea inovațiilor AI, în loc să le păstreze ca secrete comerciale.

Examinarea invențiilor AI la EPO: Abordarea “Two-Hurdle”

În noile instrucțiuni EPO, invențiile AI se încadrează în regulile generale pentru brevetabilitatea metodelor matematice (G-II, 3.3). Abordările de examinare pentru invențiile AI/ML sunt similare cu abordarea “two-hurdle” pentru brevetabilitatea CII. Actualizările stabilesc modalitatea de a depăși obstacolele tehnice și de a oferi mai multe exemple.

O invenție AI cu caracter tehnic îndeplinește cerințele prevăzute la art. 52 (2) (c) din Convenția privind eliberarea brevetelor europene. Subiectul revendicat trebuie să fie direcționat către un dispozitiv cu caracter tehnic inerent (adică un computer, un procesor) sau o metodă care implică utilizarea unor astfel de mijloace tehnice. Pentru invențiile AI/ML, primul obstacol (eligibilitatea) poate fi depășit prin formularea revendicărilor stabilite pentru CII.

Mai mult, dacă se stabilește caracterul de noutate, examinatorii evaluează dacă subiectul revendicat este o invenție. Pentru a evalua inventivitatea, sunt luate în considerare caracteristicile care contribuie la caracterul tehnic. Astfel, invențiile AI/ML trebuie să demonstreze că subiectul revendicat are un scop tehnic.

Similar cu CII, noul subiect trebuie să fie încorporat într-o aplicație sau implementare tehnică, în special prin contribuția în rezolvarea unei probleme tehnice specifice sau prin ajustarea unei metode AI/ML pentru implementarea ei într-o arhitectură hardware specifică. EPO nu acceptă scopuri generice cum ar fi “controlul unui sistem tehnic” sau simplul fapt că o metodă matematică poate servi unui scop tehnic. Scopul tehnic trebuie să fie specific, iar revendicarea trebuie să fie limitată funcțional la scopul tehnic. Ca și în cazul practicii stabilite pentru CII, pentru a depăși cel de-al doilea obstacol (brevetabilitate), aplicațiile AI/ML vor trebui să aibă o descriere suficientă a efectelor tehnice, a scopurilor tehnice și a avantajelor tehnice pentru fiecare dintre caracteristicile revendicate care disting AI/ML din stadiul tehnicii.

Întrebări fără răspuns

Deși actualizarea așteptată a clarificat câteva aspecte importante ale brevetării AI/ML, aceasta nu oferă clarificări privind alte probleme aflate în desfășurare, inclusiv cele discutate în “Protecția Inteligenței Artificiale: brevete, secrete comerciale sau drepturi de autor?” și “Protejarea Inteligenței Artificiale și a marilor inovații prin brevete: revendicări funcționale”.

În cadrul întâlnirilor de la München și Bruxelles, participanții au discutat despre modalități posibile de a defini o “persoană calificată în domeniu” așa cum se aplică invențiilor rezultate dintr-un proces inventiv bazat pe AI/ML. Opțiunile includ:

  • persoană conștientă de conceptele și terminologia utilizată în domeniul aplicației AI, care are mijloacele, inclusiv instrumentele AI, pentru munca de rutină și experimentare;
  • echipă de experți din diferite domenii; și/sau
  • mașină specializată în domeniu sau o “entitate” calificată care include o persoană sau o echipă și o mașină specializată în domeniu.

Cea din urmă este discutabilă, în așteptarea determinării dacă inventivitatea, așa cum este definită în prezent, este aplicabilă inovațiilor bazate pe AI/ML. Pe măsură ce tehnologia AI avansează, o mașină calificată în domeniu ar putea să aibă acces la cunoștințele disponibile în orice domeniu tehnic la nivel mondial și ar putea dezvolta independent ceva nou, apropiindu-l de cerințele liniilor directoare pentru determinarea unei etape inventive (G-VII-Anexa, 3.9.3).

Cerințele privind claritatea și suficiența dezvăluirii pentru aplicațiile AI sunt încă incerte. Algoritmul AI este obscur, oferă doar câteva indicii inteligibile cu privire la modul în care sistemul ajunge la o concluzie. Până în prezent, soluțiile propuse au inclus definirea extensivă a caracteristicilor rețelei neuronale artificiale, cum ar fi datele de intrare/ieșire și arhitectura rețelelor de date. De asemenea, dacă codurile sursă trebuie dezvăluite pentru a îndeplini cerințele pentru a permite persoanei calificate în domeniu, este încă o întrebare deschisă.

În cadrul procedurilor post-grant, claritatea și suficiența joacă un rol crucial. Este dificil să se facă dovada încălcării deoarece nu este întotdeauna posibil să se înțeleagă cum funcționează AI. Pot exista dificultăți în a demonstra că aceeași metodă a fost utilizată într-un produs, acest lucru contribuind la interesul global de a dezvolta “AI explicabil”.

În cele din urmă, inovațiile AI pot determina neînțelegeri în legătură cu inventatorii sau proprietarii în cadrul proprietății bazate pe invenție, care oferă drepturi exclusive companiilor și investitorilor. În acest sens, se va clarifica în timp dacă va fi necesară prezentarea către EPO a detaliilor unui proces inventiv (adică dacă invenția a fost făcută de AI sau de o persoană). Acest lucru ar putea afecta, de asemenea, regulile de evaluare a etapei inventive.

Brevetarea AI se dezvoltă simultan cu această tehnologie avansată. Părțile interesate sunt sfătuite să supravegheze cu atenție deciziile camerelor de recurs și viitoarele actualizări ale Ghidului EPO.

Trei puncte-cheie

  • Tehnicile de redactare a revendicărilor pentru CII ar trebui să fie aplicabile și invențiilor AI/ML.
  • Dezvăluirea trebuie să susțină scopul tehnic al noilor caracteristici AI/ML.
  • Este de așteptat ca deciziile camerelor de recurs și actualizările viitoare ale Ghidului EPO să furnizeze indicații suplimentare privind claritatea, calificarea, suficiența și dovada proprietății invențiilor AI/ML.

  1. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ffd730c8-31a4-4cc8-8ecb-06ec3519acc8&fbclid=IwAR12dRU-ZIMT-i6vQSsOVEwOxeZxCH3E9Svr-Gibt9D8nZCzCNcUtmsgOV8
  2. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html

378632_001_ss_01-1200x900.jpg

Hotărârea în cauzele T-85/16 și T-629/16

Europe BVBA c. EUIPO

Curtea Generală a Uniunii Europene a hotărât în ​​favoarea Oficiului European al Proprietății Intelectuale (EUIPO), refuzând recursul formulat de brandul de pantofi Europe BVBA (BVBA) împotriva deciziei de refuzare a înregistrării următoarei mărci comerciale:

cerere de înregistrare marcă depusă de BVBA

 

Motivul este opoziția depusă de Adidas AG (Adidas), care a susținut existența unui risc de confuzie cu mărcile sale anterioare și a afectării renumelui mărcilor sale anterioare, încălcând articolele 8.1.b și 8.5 din Regulamentul 2017/1001. Mărcile anterioare utilizate de Adidas în susținerea cererii sale au fost următoarele:

3517646

39950559

“Camera de recurs a concluzionat în mod greșit că nu există nicio asemănare între mărcile în cauză și că această eroare a denaturat aprecierea camerei cu privire la existența, din punctul de vedere al publicului, unui risc de confuzie sau a unei probabilități de a face legătura între mărcile în cauză.”

EUIPO a respins opoziția Adidas de două ori, dar compania germană, în conformitate cu sloganul său, “nimic nu este imposibil”, a decis să continue cruciada în fața instanțelor germane, susținându-și cererea.

Ca urmare a hotărârii instanței germane, EUIPO a refuzat înregistrarea mărcii BVBA. Dar societatea belgiană nu a fost dispusă să se pronunțe cu ușurință și a atacat refuzul la EGC pe motiv că, camera de recurs a făcut mai multe erori de apreciere în ceea ce privește următoarele:

  • Dovada reputației: EGC a confirmat că mărcile comerciale Adidas sunt binecunoscute. De remarcat în ceea ce privește acest aspect, Curtea a evaluat probele prezentate de Adidas pentru a demonstra utilizarea mărcii sale. BVBA a susținut că majoritatea probelor depuse s-au referit la alte mărci deținute de Adidas (altele decât cele 3517646 și 39950559). Cu toate acestea, Curtea a statuat că “titularul unei mărci înregistrate poate să invoce, pentru a stabili renumele mărcii, dovada reputației sale sub o formă diferită, în special sub forma unei alte mărci înregistrate, cu condiția ca publicul să perceapă în continuare mărfurile în cauză ca provenind de la aceeași întreprindere”. Cu toate acestea, Curtea nu a luat în considerare dovezile privind renumele mărcilor comerciale ale Adidas care nu se refereau la încălțăminte (bunuri protejate de mărcile în litigiu), deoarece nu erau “relevante pentru caz”.
  • Deteriorarea reputației mărcii anterioare: Curtea a concluzionat că mărcile Adidas nu pot fi considerate lipsite de caracter distinctiv atunci când se bucură de renumele brandului.
  • Absența unei cauze justificate pentru utilizarea mărcii solicitate: în cele din urmă, Curtea nu a considerat că există un motiv întemeiat pentru înregistrarea mărcii BVBA.

Unul dintre motivele Curții a fost acela că BVBA a acționat cu rea-credință în utilizarea sloganului “sunt suficiente două dungi”, pe motiv că profită de reputația Adidas.

Adidas a câștigat încă o dată lupta pentru dungile sale distinctive într-o cruciadă împotriva oricărui brand care pune dungi paralele pe un pantof, făcând un efort enorm de a-și menține faimosul identificator. Lupta se desfășoară și în Spania, unde au fost refuzate înregistrările mărcilor formate din trei și patru dungi paralele pentru încălțăminte (Hotărârea 633/2009 a Curții de Apel a provinciei Zaragoza din 27 noiembrie 2009 și Hotărârea 174/2011 a Curții Comerciale din Valencia din 29 iulie 2011).

Când Adidas a cumpărat cele trei dungi paralele de la compania finlandeză Karhu pentru 1.600 de euro și două sticle de whisky, nu și-ar fi putut imagina că era destinat să devină una dintre cele mai valoroase mărci de sport din lume.

În concluzie, menținerea puterii de vânzare a mărcii comerciale înseamnă că aceasta trebuie să fie în permanență apărată, lucru care a condus compania germană în această luptă.

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180024en.pdf

http://www.garrigues.com/en_GB/new/garrigues-digest-fashion-law-summer-edition-2018


07LOUBOUTIN1-articleLarge.jpg

C-163/16

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

c.

Van Haren Schoenen BV

 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a soluționat cauza Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Scoenen BV la data de 12 iunie 2018. Conform deciziei Curții, Christian Louboutin are dreptul la exclusivitatea tălpilor de culoare roșie ale pantofilor, deoarece culoarea poate fi recunoscută drept o marcă înregistrată.

La data de 27 mai 2013, Christian Louboutin a sesizat Tribunalul din Haga cu o acțiune în contrafacerea mărcii în litigiu împotriva Van Haren. La 17 iulie 2013, Tribunalul a admis în parte cererea formulată de Christian Louboutin.

 Brandul olandez Van Haren a formulat opoziție împotriva acestei hotărâri, susținând, în temeiul articolului 2.1 alineatul (2) din Convenția Benelux[1], că marca în litigiu era nulă. Potrivit susținerilor Van Haren, suprafața de culoare roșie reprezintă doar o marcă figurativă bidimensională și că o combinaţie de pantofi pentru femei cu toc înalt şi tălpi roşii, înregistrată de Christian Louboutin, contravine legislaţiei europene în domeniul mărcilor.

Tribunalul din Haga a considerat că, având în vedere reprezentarea grafică și descrierea mărcii în litigiu, culoarea roșie este inseparabilă de talpa pantofului, și această marcă nu poate fi calificată drept simplă marcă figurativă bidimensională. Potrivit instanței de trimitere, această apreciere nu este contrazisă de împrejurarea că descrierea mărcii menționate arată că nu face parte din marcă și conturul pantofului. Aceasta este, de fapt, o confirmare, deoarece, potrivit descrierii, conturul pantofului are ca scop punerea în evidență a amplasarării acestei mărci, și nu să o reducă la o marcă bidimensională.

Van Haren, brand olandez care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul a comercializat pantofi cu toc înalt pe talpa cărora era aplicată culoarea roșie. În continuare, instanța de trimitere constată că, în toamna anului 2012 „o parte considerabilă a consumatorilor de pantofi cu toc înalt pentru femei din Benelux era în măsură să identifice pantofii creați de Christian Louboutin ca provenind de la acesta și, așadar, să îi distingă de pantofii cu toc înalt pentru femei provenind de la alte întreprinderi”, astfel că, la respectiva dată, pentru aceste produse, marca în litigiu era percepută de consumatori ca fiind o marcă.

Instanța de trimitere consideră că talpa roșie atribuie o valoare considerabilă pantofilor comercializați de Christian Louboutin, deoarece aspectul pantofilor este construit pe baza acestei culori și mai mult, decizia consumatorilor de a cumpăra poate fi, de asemenea, influențată de respectiva caracteristică. În plus, instanța de trimitere arată că, înainte de a o utiliza ca marcă, Christian Louboutin a utilizat culoarea roșie a tălpilor din motive estetice.

În consecință, Tribunalul din Haga a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze CJUE următoarea întrebare preliminară:

„Noțiunea “formă”, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Directiva 2008/95 este limitată la caracteristicile tridimensionale ale produsului, cum ar fi contururile, dimensiunile și volumul (care trebuie exprimate în trei dimensiuni), sau această dispoziție include și alte caracteristici (care nu sunt tridimensionale), precum culoarea?”

Curtea a răspuns că Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că un semn care constă într‑o culoare aplicată pe talpa unui pantof cu toc înalt, precum cel în litigiu, nu este constituit exclusiv din „formă”, în sensul acestei dispoziții. Potrivit judecătorilor de la CJUE, marca se referă la culoare, și nu la formă, deoarece forma deservește doar amplasarea culori.

 În acest context, noțiunea „formă” este înțeleasă ca desemnând un ansamblu de linii sau contururi care delimitează un produs în spațiu.  Conform susținerilor guvernelor german, francez și al Regatului Unit, precum și ale Comisiei Europene, marca în litigiu nu vizează o formă specifică a tălpii unor pantofi cu toc înalt și descrierea acestei mărci indică în mod expres că, conturul pantofului nu face parte din marca respectivă, ci doar evidențiază amplasarea culorii roșii vizate de înregistrare.

 

 

[1] Convenția Benelux în materia proprietății intelectuale (mărci și desene sau modele industriale) din 25 februarie 2005, semnată la Haga de Regatul Belgiei, de Marele Ducat al Luxemburgului și de Regatul Țărilor de Jos

[2] Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

https://www.boip.int/en/document/benelux-convention-on-intellectual-property-bcip


PopartWhisper-1200x600.jpg

Chiar atunci când lumea credea că regulile și reglementările privind contractarea influencerilor devin tot mai clare, a apărut Lil Miquela (@lilmiquela). Are peste un milion de followers pe Instagram și contracte încheiate cu mărci precum Prada, Chanel și Supreme. Să nu mai vorbim de hit-uri pe Spotify și de faptul că susține ferm “Black Lives Matter”. Nu e puțin lucru…

Totuși, ceea ce îl face pe acest influencer în vârstă de 19 ani, de origine spaniolă-braziliană, să fie deosebit, este faptul că nici măcar un pistrui nu este autentic. Nimeni nu știe exact cum a apărut Lil Miquela, primul influencer generat de calculator. Nu se știe nimic despre cine a creat-o sau cum își gestionează stilul de viață on-line sau cum își negociază contractele. Acest influencer a urmat modelul altor personalități virtuale precum trupa britanică Gorillaz sau idolul pop Hatsune Miku.

Prima dilemă care apare în acest scenariu este “cum contractăm un influencer dacă acesta nu există”? Mai jos veți găsi o descriere a principalelor aspecte juridice care trebuie luate în considerare la contractarea serviciilor unui influencer virtual.

Poate fi protejată imaginea unui influencer virtual?

Clar. Există mai multe instrumente disponibile în acest scop, cum ar fi drepturile de autor, desenul industrial și uneori mărcile comerciale, fie că sunt înregistrate sau neînregistrate. Următorul tabel rezumă principalele caracteristici ale fiecărei măsuri de protecție:

Drepturile de autor
Cerințe: creație originală
Durata: 70 de ani de la data decesului creatorului
Înregistrare: Poate fi necesară, din perspctiva exploatării
Desenul industrial înregistrat
Cerințe: Noutatea și caracterul unic
Durata: 25 de ani de la înregistrare
Înregistrare: Da, sub rezerva principiului teritorialității
Desenul industrial neînregistrat
Cerințe: Noutatea și caracterul unic
Durata: 3 ani de la data la care a fost pus la dispoziția publicului
Înregistrare: Nu este necesară. Este protejat în întreaga Uniune Europeană
Marca înregistrată
Cerințe: caracter distinctiv
Durata: nedeterminată
Înregistrarea: Da, sub rezerva principiului teritorialității

Analizând instrumentele de protecție de mai sus, este clar că influencerii virtuali sunt protejați în același mod ca orice personaj animat, ca de exemplu cele de la Disney, Pixar sau Nickelodeon, companii care au ridicat merchandising-ul de personaje la rang de artă. În plus, aceste instrumente pot fi cumulate cumulative și astfel, dacă sunt îndeplinite condițiile prealabile, nimic nu poate împiedica același personaj să fie protejat simultan de reglementările privind drepturile de autor și cele privind mărcile comerciale.

 

  Trebuie să obținem dreptul de a utiliza imaginea influencerului?

Nu. Dreptul la imagine este aplicabil persoanelor fizice și, prin urmare, acesta trebuie luat în considerare doar atunci când se angajează influenceri tradiționali. În cazul influencerilor virtuali, tot ce trebuie să facem este obținerea drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială corespunzătoare.

Cu toate acestea, unele campanii sunt mixte, datorită combinării caracterelor reale cu cele virtuale, și prin urmare trebuie să se obțină dreptul de a utiliza imaginea persoanelor fizice implicate.

Cui trebuie să ne adresăm pentru a contracta serviciile unui influencer virtual?

Proprietarului drepturilor sau societății care a obținut licența. Este posibil ca influencerul virtual să fie creația proprie a companiei, caz în care ar trebui luat în considerare procesul creativ. Dacă influencerul a fost creat de angajații unei companii, poate exista o prezumție de proprietate în favoarea companiei, însă aceasta ar trebui să revizuiască clauzele de proprietate intelectuală încheiate cu proprii angajați. În schimb, dacă o terță parte a fost însărcinată să creeze influencerul, trebuie să fim extrem de atenți și să ne asigurăm că obținem toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială necesare pentru exploatarea sa la nivel mondial.

De ce tip de contract avem nevoie?

Structura contractului trebuie să prevadă două aspecte. Pe de o parte, trebuie să reglementeze furnizarea de servicii, care, în acest caz, trebuie să vizeze echipa care a creat influencerul. Pe de altă parte, trebuie să se asigure eficiența cesiunii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială necesare pentru derularea campaniilor:

  • Acordul privind prestarea de servicii. În primul rând, trebuie să contractăm crearea lucrărilor pe care intenționăm să le difuzăm. De exemplu, crearea unor ilustrații 3D, în care influencerul afișează colecțiile pe care dorim să le difuzăm pe Instagram sau pe Facebook. Un alt exemplu ar fi videoclipurile pe care dorim să le încărcăm pe YouTube. Acestea sunt producții autentice care pot implica contribuția unor scenariști, ilustratori, animatori etc.
  • Acordul privind cesiunea drepturilor. Acest tip de contract asigură obținerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială necesare pentru utilizarea propusă.

De exemplu, promovarea campaniilor pe propriile noastre rețele sociale, în presă, pe site-urile web ale companiilor și așa mai departe. În orice caz, este necesar să se precizeze cât mai detaliat și cu exactitate acțiunile influencerului. Gradul de libertate creativă pe care îl permitem scenariștilor și ilustratorilor este o altă problemă, deși este recomandabil ca aprobarea rezultatului final să fie rezervată în orice caz.

Ce trebuie avut în vedere la angajarea unui influencer virtual?

Din punct de vedere juridic, există clauze specifice care trebuie examinate cu atenție în acest tip de acord.

De exemplu:

  • Exclusivitatea. Posibilitatea de a obține drepturi exclusive într-un anumit sector sau, în lipsa acesteia, posibilitatea excluderii concurenților direcți.

În orice caz, exclusivitatea tinde să aibă un impact bugetar destul de semnificativ.

  • Ca și în cazul influencerilor tradiționali, posibilitățile de a controla rezultatul final trebuie analizate de la caz la caz. Dacă vom angaja un influencer datorită personalității sale, nu prea ar avea sens să îi spunem cum să se comporte. În ciuda acestui fapt, ar trebui incluse clauze de renunțare pentru cazurile în care comportamentul influencerului, sau mai degrabă al scenariștilor acestuia, intră în conflict cu valorile firmei (de exemplu, declarații politice, utilizarea unor substanțe interzise, comportament neadecvat cu copiii etc.)
  • Durata contractului ar trebui, de asemenea, să privească și numărul de followers din rețelele sociale. Se pot stabili mecanisme pentru verificarea calității acestora și evitarea unor practici frauduloase.
  • Confidențialitatea. Este foarte probabil ca proprietarii influencerului să-și dorească să mențină confidențialitatea anumitor aspecte ale angajării lor, cum ar fi, de exemplu, prețul plătit sau, în cazul lui Lil Miquela, numele creatorului ei.
  • În cele din urmă, trebuie să fim siguri că standardele și cerințele publicității sunt respectate de către campaniile contractate, cum ar fi, de exemplu, necesitatea de a explica consumatorilor că aceasta este o recomandare convenită. Natura virtuală a influencerului nu înseamnă că nu avem obligația de a explica faptul că aceasta este o caracteristică publicitară (#advertising sau #ad), cu excepția cazului în care este evident un material publicitar.

Pot recrea aspectul unui influencer virtual fără permisiunea autorului?

Nu. Din punct de vedere tehnic, este foarte ușor, dar dacă faceți acest lucru, cel mai probabil veți încălca drepturile de proprietate intelectuală și/sau industrială ale terților.

În Spania, există un precedent referitor la utilizarea neautorizată, în cazul personajului Lara Croft pe coperta revistei Interviu (Hotărârea Curții de Apel a provinciei Barcelona din 28 mai 2003).

Prin hotărâre se acordă nu numai despăgubire pentru încălcarea dreptului de proprietate ale creatorilor Larei Croft, dar include și daune morale suferite ca urmare a faptului că personajul apare “gol” fără autorizarea acestora.

“Raportul trebuie privit ca un întreg care a dus la” încălcarea dreptului moral al reclamantului, prin afișarea desenelor modificate ale caracterului jocului audiovizual, împreună cu textele și fotografiile menționate mai sus ale modelului, în maniera descrisă, creând o asociere între Lara Croft și o imagine sexualizată care nu corespunde personalității ei și care îi distruge sau îi încalcă drepturile și, în plus, încalcă drepturile de proprietate menționate anterior”.

Este important de reținut că Spania nu are nici un echivalent cu utilizarea autorizată din SUA și că orice utilizare a operei unui terț, cu excepția unui număr redus de excepții, va necesita întotdeauna consimțământul acestuia. Astfel, nu se poate pretinde că nu există o intenție comercială în încercarea de a justifica utilizarea neautorizată a operelor protejate prin drepturile de autor.

Există anumite aspecte legate de impozitare care trebuie luate în considerare?

Practic, în cazul contractelor încheiate cu titularii sau licențiații de drepturi, trebuie să se ia în considerare personalitatea lor juridică. În cazul unei persoane fizice, impozitul pe venitul personal va trebui, în mod normal, să fie reținut din sumele plătite (fie sub formă de contracte de servicii, fie ca drepturi de proprietate intelectuală sau industrială), precum și TVA.

În cazul unei persoane juridice, impozitul reținut la sursă este aplicabil numai dacă există o atribuire a drepturilor de imagine (care s-ar aplica doar în cazul campaniilor mixte, deoarece influencerii virtuali nu pot deține drepturi de imagine, fiindcă nu sunt persoane fizice) sau dacă acordul include atât prestarea de servicii, cât și cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială. Acesta se aplică în plus față de TVA, desigur.

Aceste probleme se complică atunci când proprietarul sau licențiatul în cauză nu este rezident fiscal în Spania, deoarece acest lucru poate avea repercusiuni considerabile atât pentru impozitarea cu reținere la sursă a plăților, cât și pentru TVA. Ca regulă generală, aceste lucruri depind de țara în care este rezident proprietarul sau licențiatul, dacă acordul se referă la furnizarea de servicii sau cesiunea drepturilor în cauză sau dacă respectiva campanie va produce efecte în Spania. Toate aceste împrejurări sunt greu de evaluat și vor necesita o analiză preliminară de la caz la caz, deoarece, în mod normal, societatea care deține drepturile nu va accepta cu ușurință reducerea plății pe care o primește din cauza aplicării unei taxe spaniole, și va dori să primească întreaga sumă, solicitând astfel companiei spaniole să își asume costurile fiscale.

http://www.garrigues.com/en_GB/new/garrigues-digest-fashion-law-summer-edition-2018


10703204.jpg

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen contra Dirk Renckhoff, că, atunci când autorul a acceptat ca un anumit site web să îi publice o fotografie, alt site web trebuie să îi ceară consimțământul pentru a-i publica fotografia.

Curtea Federală de Justiție din Germania a soliciat CJUE să decidă dacă autorul unei fotografii, care în prealabil a autorizat publicarea acesteia pe un site web, poate să se opună publicării pe un alt site web pentru care nu și-a dat consimțământul, prin întrebarea preliminară: „Inserarea pe o pagină proprie de internet, liber accesibilă publicului general, a unei opere accesibile publicului general, cu autorizația titularului drepturilor de autor, pe o pagină de internet străină constituie o punere la dispoziția publicului în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29 atunci când opera a fost mai întâi copiată pe un server și de acolo a fost descărcată pe propria pagină de internet?”

S-a pus problema înțelegerii sintagmei „comunicare publică” atunci când autorul interzice publicarea operei sale, în raport cu obiectivele Directivei 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională.

CJUE a răspuns că prin sintagma „comunicare publică” se înțelege publicarea pe un site a unei fotografii publicate în prealabil, fără vreo măsură de restricționare care să împiedice descărcarea sa și cu autorizația titularului dreptului de autor, pe un alt site internet. În speță, dreptul de autor al fotografului care în prealabil a consimțit la reproducerea operei sale pe un site werb, îi permite acestuia să se opună reproducerii pe un alt site pentru care nu și-a dat acordul.

CJUE a motivat decizia prin faptul că publicul site-ului pentru care autorul fotografiei nu și-a dat acordul în privința reproducerii operei, este diferit de site-ul pe care reproducerea a fost permisă de către acesta în prealabil. Pe scurt, autorul nu și-a dat acordul și pentru publicul celui de-al doilea site.

Este bine de știut că trebuie făcută o diferență între publicarea unei opere pe un site pentru care autorul nu și-a dat acordul și accesarea operei publicate cu acordul autorului, prin intermediul unui hyperlink de pe alt site web deoarece nu se mai pune problema punerii la dispoziție către un public nou și nu sunt încălcate drepturile de autor.

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dae595aa925df646a9a700dbb8ccc0b07b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3uMe0?text=&docid=204738&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406350

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029


group-1000x7501.png

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a soluționat recent cauza C-149/17 (Bastei Lübbe GmbH & Co. contra Michael Strotzer), în care editura germană Bastei Lübbe solicită obligarea lui Michael Strotzer la plata de despăgubiri financiare pentru fapta de a pune la dispoziție spre descărcare unui număr nelimitat de utilizatori a unei cărți audio pentru care editura deține drepturi de autor și drepturi conexe, prin intermediul conexiunii la internet care aparține lui Michael Strotzer.

În cauză, Michael Strotzer contestă faptul că a încălcat drepturile de autor ale editurii, arătând că locuiește împreună cu părinții săi, care au acces la aceeași conexiune de internet fără a preciza momentul și natura utilizării de către aceștia. Conform jurisprudenței Curții Federale de Justiție a Germaniei, această apărare este suficientă pentru excluderea răspunderii titularului conexiunii la internet, în ceea ce privește dreptul fundamental la protecția vieții de familie.

Tribunalul Regional din München I a solicitat CJUE să interpreteze dispozițiile din dreptul Uniunii Europene privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

Curtea a răspuns că dreptul Uniunii se opune legislației naționale în temeiul căreia titularul unei conexiuni la internet prin intermediul căreia s-au încălcat drepturi de autor prin partajarea de fișiere nu răspunde în cazul în care acesta arată că un membru de familie avea acces la aceeași conexiune, fără a da și alte precizări cu privire la momentul și natura utilizării respectivei conexiuni de către acest membru de familie.

În situația utilizării unei conexiuni la internet, dacă titularul face dovada că și alte persoane utilizează aceeași conexiune, acesta poate fi exonerat de răspundere, chiar dacă se prezumă că el este autorul încălcării dreptului de autor. Însă, dacă acele persoane sunt părinții presupusului autor al încălcării, dreptul la protecția vieții de familie îi dă acestuia posibilitatea de a refuza să dea detalii cu privire la momentul și natura utilizării conexiunii la internet de către părinți. Acest lucru dă naștere unei situații în care nu se poate stabili cu exactitate autorul real al încălcării dreptului de proprietate intelectuală, tocmai din cauză că presupusul autor poate refuza să dea mai multe informații.

 

Astfel se creează un dezechilibru, se aduce o atingere gravă dreptului de acces la justiție al titularului drepturilor de proprietate intelectuală, în timp ce dreptului la protecția vieții de familie îi este acordată o protecție totală.

Conform CJUE, presupusul autor trebuie să pună la dispoziție mai multe informații atunci când arată că și alte persoane folosesc aceeași conexiune, chiar dacă este vorba despre părinții acestuia, deoarece, în lipsa acestor informații, titularul dreptului de proprietate intelectuală nu mai poate beneficia de dreptul la o cale de atac efectivă. Trebuie creat un echilibru între folosirea unui drept fundamental pentru a scăpa de răspundere și interesul titularului conexiunii de a îi fi protejată viața de familie.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=62196FE8C03308CB9CC21D7CA883A2B9?text=&docid=206891&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2221884

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048


date-13.png

ICCJ a decis, prin Hotărârea 1784/2017 că „Preluarea în întregime a mărcii protejate în cuprinsul numelui de domeniu de internet, în lipsa unui acord al titularului mărcii, este de natură a crea confuzie în rândul consumatorilor vizaţi de produsele comercializate de către acesta, fiind de aşteptat ca ei să creadă că societatea care deţine numele de domeniu „John Deere” este una şi aceeaşi cu cea care produce şi comercializează produsele sub numele „John Deere”.

 Această manieră de abordare a publicităţii prin internet nu este conformă bunelor practici, întrucât induce credinţa consumatorilor că bunurile sunt direct valorificate de titularul mărcii, de natură a aduce avantaje comerciale în sensul că produsele sunt garantate a fi originale. De altfel, este lipsit de importanţă faptul că bunurile comercializate prin intermediul site-ul sunt originale, căci ceea ce se impută deținătorului domeniului de internet nu este punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute, ci faptul folosirii mărcii ca denumire de domeniu fără acordul titularului mărcii.”

 

 

 

 

Secția I civilă, decizia nr. 1784 din 14 noiembrie 2017

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, la data de 10.02.2012, reclamanta A., prin mandatar autorizat B. S.A., a solicitat în contradictoriu cu pârâţii C. Întreprindere Individuală, S.C. D. S.R.L. şi, pentru opozabilitate Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (I.C.I.), în temeiul prevederilor art. 109 C.proc.civ., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate încălcarea dreptului de folosire exclusivă, ce aparţine reclamantei, titulara mărcilor „JOHN DEERE” înregistrate la nivel internaţional şi comunitar; să se constate că numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro, încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor reclamantei şi să se dispună interzicerea utilizării acestui domeniu de internet de către pârâtă, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 100 euro/zi de întârziere, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; să se dispună interzicerea folosirii şi încetarea înregistrării numelui de domeniu www.tractoarejohndeere.ro pe numele pârâtei şi să oblige Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică să suspende folosirea domeniului de internet menţionat; să se dispună obligarea pârâtului I.C.I. Bucureşti de a efectua transferul numelui de domeniu către reclamant, conform Regulilor pentru înregistrarea numelor de domenii şi subdomenii din zona.ro, după îndeplinirea procedurii legale, reglementată de I.C.I., necesare transferului şi formularea unei cereri în acest sens cu plata taxelor aferente transferului numelui de domeniu; să se dispună publicarea, într-un ziar cu tiraj naţional, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii care se va pronunţa, în cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a acesteia.

Prin sentinţa civilă nr.517 din 12.03.2013 Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare în Informatică; a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC D. SRL; a respins acţiunea formulată de reclamanta A. Illinois Statele Unite ale Americii, prin mandatar autorizat B. S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. D. S.R.L., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă; a admis cererea formulată de reclamantă, prin mandatar autorizat B. S.A., în contradictoriu cu pârâţii C. Întreprindere Individuală şi Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (I.C.I.); a constatat că numele de domeniu www.tractoarejohmdeere.ro încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor reclamantei; a interzis pârâtei C. Întreprindere Individuală să utilizeze acest domeniu de internet; a obligat pârâtul I.C.I. Bucureşti să efectueze transferul numelui de domeniu către reclamantă; a obligat pârâta C. Întreprindere Individuală să publice dispozitivul hotărârii, pe cheltuiala sa, într-un ziar de/cu tiraj naţional, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii; a obligat pârâta C. Întreprindere Individuală la plata către reclamantă a sumei de 3.000 euro în echivalent în lei la data plăţii, la cursul B.N.R. – reprezentând onorariu de avocat şi 46,30 lei contravaloare taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, învestită cu soluţionarea apelului declarat de pârâta C. Întreprindere Individuală, prin decizia nr.246/A din 18.12.2013 a respins calea de atac, ca nefondată pentru considerentele ce se vor arăta.

Apelanta – pârâtă a invocat teoria  epuizării dreptului la marcă potrivit căreia titularul său nu poate să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piaţa comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimţământul acestuiaadică pentru produsele introduse în regim legal (art. 13 din Regulamentul  CE 207/2009).

În cauză, această teorie nu poate fi valorificată ca apărare, întrucât actul de contrafacere  reclamat este folosirea mărcii prin preluarea acesteia în  întregime în cuprinsul numelui de domeniu înregistrat de pârâtă, în lipsa  unui acord al titularului. Drepturile conferite de marcă titularului se  epuizează doar pentru exemplarele produsului care au făcut obiectul unei prime  introduceri  pe piață de titularul însuși sau cu consimțământul său. În schimb, titularul poate să interzică oricând utilizarea mărcii pentru alte exemplare din același produs, care nu au făcut obiectul unei astfel de prime  introduceri pe piață, așa cum poate interzice și în situația în care starea produselor este modificată/alterată după punerea lor în comerț.

Numele de  domeniu  reprezintă un semn distinctiv, folosit cu intenția de a identifica un site de internet, implicit produsele și serviciile oferite prin site-ul respectiv. În aceste condiții, semnul poate intra în conflict cu drepturi de proprietate intelectuală anterior înregistrate, conflictul cu marca fiind reglat de art.36  alin.(1) din Legea  nr.84/1998.

Consecința epuizării dreptului este că, odată puse în circulație  produsele acoperite de  marcă, dreptul la marcă  nu poate împiedica libera circulație a produselor marcate și nu constituie un obstacol pentru  tranzacțiile ulterioare.

Titularului mărcii i se recunoaște însă un drept de intervenție atunci  când intermediarul săvârșește acte incompatibile cu funcția mărcii. Recunoașterea pentru titularul mărcii a dreptului de a interveni constituie o  limitare a teoriei epuizării dreptului. Această limitare are ca fundament funcția mărcii de a garanta consumatorului autenticitatea, originea și  calitatea produsului acoperit de marcă.

Folosirea numelui de domeniu, ce are ca scop promovarea propriei activități comerciale, având ca punct de plecare marca reclamantei, reprodusă în întregime, denotă intenția de crea o asemănare sau confuzie cu  marca (prin sugerarea unei afilieri sau a altui tip de legătură) în scopul obținerii de câștiguri comerciale.

Deținătorul numelui de domeniu a încercat în mod intenționat să atragă prin folosirea numelui de domeniu utilizatorii de internet către web site-ul său, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu marca reclamantului (prin sugerarea unei afilieri sau a altui tip de legătură) în scopul obținerii de câștiguri comerciale.

Numele de domeniu reproduce quasi identic marca reclamantei, similaritatea din semn și marcă fiind dată de elementul distinctiv, dominant ”John Deere”. Percepția mărcilor în mintea consumatorului mediu joacă un rol decisiv în aprecierea globală a probabilității de confuzie, un astfel de  consumator percepe  marca, în mod normal, ca pe un întreg și nu ii analizează  diferitele detalii.

Adăugarea, în cuprinsul numelui de domeniu, a elementului verbal ”tractoare”, desemnând produsul pus în vânzare, nu este aptă de a conferi  caracter distinctiv combinației de cuvinte utilizată de  pârâtă.

În condițiile  identității de produse, și a similarității dintre marcă și semn, dată de  elementul comun ” JOHN DEERE”, foarte distinctiv, riscul de confuzie este demonstrat.

Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii adoptată de registrul ROTLD se aplică în procedura administrativă, facultativă pentru părți, care nu sunt împiedicate să sesizeze  instanța  judecătorească, în lipsa parcurgerii  acestei  proceduri.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta C. Întreprindere Individuală, întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.7 şi 9 C.proc.civ., solicitând casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeaşi instanță de fond în vederea administrării de probe de către ambele părţi pentru cele ce urmează:

Deşi instanţa refuză aplicarea efectelor juridice ale epuizării dreptului intimatei-reclamante la marca “John Deere” pentru tractoarele puse în comerţ de către titulară, instanţa de apel reţine: „consecinţa epuizării dreptului este că, odată puse în circulaţie produsele acoperite de marcă, dreptul la marcă nu poate împiedica libera circulaţie a produselor marcate şi nu constituie un obstacol pentru tranzacţiile ulterioare”.

Contradicţia în raţionamentul instanţei de apel este evidentă, deoarece, dacă, urmare a epuizării dreptului la marcă al titularei intimate-reclamante pentru tractoarele marca “John Deere” puse în comerţ de către aceasta pe piaţa Uniunii Europene, titulara nu are dreptul de a interzice ulterior libera circulaţie a produselor marcate şi de a obstacula tranzacţiile comerciale cu tractoarele marca “John Deere”, atunci intimata-reclamantă nu are nici dreptul de a interzice actele de comercializare a acestor tractoare originale marca “John Deere”, inclusiv actele de comercializare efectuate prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro .

Contrar considerentelor instanţei, epuizarea dreptului la marca “John Deere”, ca efect al punerii în comerţ a tractoarelor pe teritoriul Uniunii Europene, de către titulara mărcii, nu poate fi încălcat pe acelaşi teritoriu, fiind exclusă ipoteza săvârşirii unei fapte de contrafacere prin comercializarea ulterioară a acestor tractoare originale sub marca “John Deere”, inclusiv prin intermediul site-ului www.tractoareiohndeere.ro.

În condiţiile în care un drept la marcă este epuizat, este exclus orice risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a tractoarelor originale marca “John Deere”, comercializate liber pe teritoriul Uniunii Europene, ulterior punerii în comerţ a acestora de către titulara mărcii.

Raţionamentul juridic contradictoriu al instanţei de apel sub aspectul efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă a avut drept consecinţă efectuarea operaţiunii de comparare a produselor originale tractoare comercializate de intimata-reclamantă sub marca “John Deere”, în privinţa cărora dreptul la marcă s-a epuizat cu produsele originale (tractoare) comercializate de recurenta-pârâtă sub marca “John Deere”, prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro pentru a stabili „identitatea de produse” (în realitate, aceleaşi produse, provenite de la un producător unic – intimata-reclamantă, titulară a dreptului la marcă), care, – în condiţiile similarităţii dintre marcă şi numele de domeniu, ar da naştere unui risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a unor produse originale.

Este contradictoriu raţionamentul juridic al instanţei de apel, sub aspectul încălcării funcţiei esenţiale a mărcii “John Deere”.

Este esenţial că tractoarele comercializate de recurenta-pârâtă sub marca “John Deere” prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro au aceeaşi origine cu tractoarele puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, titulară a mărcii “John Deere”.

Nu există nicio o dovadă depusă de intimata-reclamantă la dosarul instanţelor de fond, din care să reiasă suspiciuni că tractoarele marca “John Deere” comercializate prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro ar proveni de pe o altă piaţă decât piaţa Uniunii Europene.

Raţionamentul contradictoriu al instanţei de apel a avut drept consecinţă admiterea acţiunii în contrafacere, în condiţiile în care comercializarea unor tractoare originale marca “John Deere” prin intermediul site-ului www.tractoareiohndeere.ro nu era aptă să încalce funcţia mărcii “John Deere” de a garanta consumatorului autenticitatea, originea şi calitatea produsului comercializat sub marca producătoarei, intimată-reclamantă.

În mod contradictoriu, aceasta nu a observat că produsele identificate prin numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro sunt în realitate tractoarele originale marca “John Deere”, care au ca origine comercială producătoarea intimată-reclamantă, tractoare pe care aceasta le-a pus în comerţ anterior pe teritoriul Uniunii Europene, ceea ce semnifică că recurenta-pârâtă nu a săvârşit niciun act de contrafacere a mărcii “John Deere”.

Sub aspectul incidenţei dispoziţiilor art.38 alin.(2) din Legea nr. 84/1998, motivarea hotărârii instanţei de apel care a menţinut cele statuate de Tribunalul Bucureşti, nu corespunde unor dovezi care să fi fost administrate în dosar.

La dosarul cauzei nu s-au administrat probe din care să fi rezultat că prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro ar fi comercializate tractoare care nu provin de pe piaţa Uniunii Europene, nici probe din care să fi rezultat ca starea tractoarelor originale marca “John Deere” ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor în comerţ de către titulara mărcii, pe piaţa Uniunii Europene.

În raport de situaţia de fapt care rezultă din dovezile administrate în dosar, statuările instanţei de apel nu sunt motivate.

 Se mai invocă faptul că hotărârea atacată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 2 şi ale art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, art. 2 din Legea nr. 84/1998 reglementează condiţiile pe care semnele înregistrate ca marcă trebuie să le întrunească pentru a putea îndeplini funcţia în vederea căreia legea le recunoaşte protecţie juridică: „[…] aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dreptul la marcă înregistrată este protejat legal în vederea îndeplinirii funcţiei mărcii de a garanta consumatorului originea produselor comercializate sub semn, prin aceea că îi permite să distingă, fără confuzie, acel produs de alte produse, care au o altă origine (CJUE, C-102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm).

Întinderea sferei drepturilor la marcă este reglementată prin dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Art. 36 din Legea nr. 84/1998 nu reglementează dreptul titularului unei mărci de a înregistra sau dobândi toate categoriile de semne distinctive identice sau similare cu marca sa (cum ar fi numele de domeniu).

Riscul de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a produselor comercializate sub semnele aflate în conflict este condiţia sine qua non pentru admiterea acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 36 alin. (2). lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Considerentele referitoare la existenţa riscului de confuzie dintre numele de domeniu www.tractbarejohndeere.ro şi marca “John Deere”, semne distinctive considerate în sine, sunt evident greșite, deoarece riscul de confuzie trebuie să se producă nu între semnele distinctive comparate, ci cu privire la originea comercială a produselor care sunt comercializate sub semnele comparate.

Or, în speţă, din dovezile aflate la dosar reiese că prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro sunt comercializate, sub marca “John Deere”; tractoare originale, care provin de pe piaţa Uniunii Europene, de la una şi aceeaşi întreprindere – intimata-reclamantă, tractoare care au fost anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, titulara mărcii.

Sub aspectul comparării produselor, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), instanţa a greşit, deoarece au fost comparate produsele tractoare originale, comercializate sub marca “John Deere” prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro cu produsele tractoare originale, puse anterior în Comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, sub marca “John Deere” şi nu permit compararea produselor care provin de la unul şi acelaşi producător, pentru a stabili că produsele sunt identice şi pentru a concluziona că, în consecinţă, există un risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a acestor produse.

În aceste condiţii, este fără dubiu că numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro, care include marca “John Deere”, fără consimţământul titularei mărcii, este folosit pentru a identifica tractoare originale, comercializate după ce titulara mărcii a pus în comerţ pe teritoriul Uniunii Europene aceste tractoare, şi că publicul consumator este informat corect cu privire la originea comercială a tractoarelor, tocmai prin folosirea mărcii “John Deere”.

Un alt motiv de recurs se referă la faptul că hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 84/1998.

Procedeul instanţei de apel de a înlătura efectele juridice ale epuizării dreptului la marca, stabilite prin dispoziţiile de principiu ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, şi de a aplica cu prioritate dispoziţiile cu valoare de excepţie de la regulă, reglementate prin alin. (2) al art. 38 din Legea nr. 84/1998, este contrar legii, în condiţiile în care nu există la dosarul instanţelor de fond dovezi din care să reiasă că tractoarele originale, comercializate sub marca John Deere prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro nu ar fi făcut obiectul unei prime introduceri pe piaţa Uniunii Europene cu consimţământul titularei mărcii, nici dovezi din care să reiasă că starea tractoarelor ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor pe piaţă.

Au fost încălcate şi dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care, în lipsa existenţei unui risc de confuzie cu privire la originea comercială a tractoarelor originale comercializate prin intermediul unui site internet, tractoare care provin de pe piaţa Uniunii Europene şi care au fost anterior puse pe piaţa Uniunii Europene de titulara mărcii, nu recunosc titularei mărcii dreptul de a interzice sau de a permite unor terţi includerea mărcii într-un nume de domeniu.

Sub aspectul interpretării şi aplicării dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, este esenţial că legea nu reglementează dreptul intimatei-reclamante să controleze sau să limiteze sau să interzică unor terţi efectuare unor acte de comercializare â tractoarelor marca “John Deere”, care au fost comercializate-anterior pe piaţa Uniunii Europene cu acordul acesteia, prin acordarea sau neacordarea consimţământului său de a include în numele lor de domeniu marca “John Deere”.

Or, efectul epuizării dreptului la marcă, urmare a punerii pe piaţa Uniunii Europene a produselor originale, cu consimţământul titularului mărcii, este reglementat tocmai pentru a permite libertatea comerţului paralel cu produse originale în interiorul pieţei Uniunii Europene.

În condiţiile în care în dosar nu s-au administrat dovezi din care să rezulte că ar exista motive temeinice care să justifice opoziţia titularului la comercializarea liberă a tractoarelor marca “John Deere” pe piaţa Uniunii Europene, ulterior punerii în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către titulara mărcii, interpretarea dată prin hotărârea atacată, în sensul că, după epuizarea dreptului la marcă pe piaţa Uniunii Europene, titulara mărcii poate exercita prerogativa de a interzice sau permite terţilor includerea mărcii în numele de domenii pentru site-uri de internet prin intermediul cărora sunt comercializate ulterior aceste tractoare originale, în mod condiţionat de calitatea lor de distribuitori oficiali sau agreaţi încalcă în mod vădit dispoziţiile articolului 101 (fostul art. 81 din Tratatul CE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

În speţă, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene interzic împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în cadrul pieţei interne prin încheierea de contracte (acorduri) între titularul mărcii “John Deere”, al cărui drept la marcă s-a epuizat ca urmare a punerii în comerţ pe piaţa europeană a tractoarelor, cu anumiţi distribuitori care să fie protejaţi de orice concurenţă din partea oricăror alţi distribuitori care comercializează aceste tractoare originale provenite de pe piaţa Uniunii Europene sub marca “John Deere”.

Art. 101 din Tratat interzice în mod expres ca, prin contracte de distribuţie exclusiva/selectivă, anumiţi distribuitori să beneficieze de protecţie teritorială absolută pentru un anumit teritoriu sau Stat Membru al Uniunii Europene, dacă astfel de contracte de distribuţie au ca obiect sau ca efect în special limitarea sau controlul comercializării tractoarelor “John-Deere” şi împărţirea pieţei Uniunii Europene.

Hotărârea atacată încalcă în mod vădit prevederile art. 26 alin. (2) şi cele ale art. 34, art. 35, art. 36 şi art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi contravine jurisprudenței Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în interpretarea prevederilor Directivei de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci în lumina dispoziţiilor din Tratatul UE.

Astfel, prin hotărârea Consten şi Grundig (cauzele conexate C-56/64 şi C-58/64), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a interpretat dispoziţiile de drept european indicate supra în sensul că titularul mărcii nu are dreptul de a interzice terţilor liberul comerţ cu produsele comercializate sub marca sa, după punerea acestora pe piața Uniunii Europene, pentru a-şi proteja proprii distribuitori agreaţi, oficiali său exclusivi, cu consecinţa limitării concurenţei între terţii care comercializează produsele sub marcă pe piaţa europeană.

 Din hotărârea Bristol-Myers Squibb şi alţii împotriva Parănova A/S (cauzele conexate C-427/93, Q429/93 şi C-436/93), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit, în interpretarea dispoziţiilor art. 5 şi 7 din Directiva de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, în lumina prevederilor art. 36 din Tratatul UE reiese că epuizarea dreptului la marcă, urmare a punerii pe piaţa europeană a produselor sub acea marcă, cu acordul titularului, are drept consecinţă că titularul mărcii nu poate interzice terţilor sa aplice marca pe un produs.

A fortiori, în mediul online, titularul mărcii nu poate, după epuizarea dreptului său, să interzică terţilor includerea mărcii în numele de domeniu al unui site internet prin intermediul căruia sunt comercializate produsele originale anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către titulara mărcii.

Titularul mărcii al cărui drept s-a epuizat nu poate condiţiona includerea mărcii în numele de domeniu al unui site internet prin intermediul căruia sunt comercializate produsele originale anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene de către titulara mărcii de calitatea terţului de distribuitor agreat, oficial sau exclusiv, deoarece aceasta ar echivala cu recunoaşterea dreptului titularului unei mărci de a controla, limita sau denatura concurenţa între terţii care/ulterior epuizării dreptului la marcă, comercializează produsele originale, în conformitate cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul pieţei Uniunii Europene.

Printr-un alt motiv de recurs se arată că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 39 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 84/1998, deoarece s-a statuat în mod greşit că includerea mărcii „John Deere” în numele de domeniu folosit pentru a comercializa tractoare originale marca „John Deere”, anterior puse în comerţ pe piaţa Uniunii Europene cu consimţământul titulare mărcii, constituie un act de contrafacere.

În speţă, art. 39 alin. (1) lit. e) permite utilizarea mărcii de către recurenta– pârâta pentru a desemna în activităţile comerciale tractoarele originale pe care, după ce acestea au fost introduse pe piaţa Uniunii Europene de către titularul mărcii “John Deere”, recurenta-pârâtă le comercializează sub marcă, asigurarea liberei circulaţii a acestor tractoare pe teritoriul Uniunii Europene fiind obligatorie conform dispoziţiilor art. 26, art. 34, art. 35, art. 36 şi art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Folosirea de către recurenta-pârâtă a mărcii “John Deere”, pentru a desemna chiar tractoarele originale marca “John Deere” în activităţile comerciale efectuate după introducerea pe piaţa europeană a tractoarelor de către titulara mărcii, este conformă bunelor practici în domeniul industrial şi comercial, în sensul dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, deoarece Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene impune libera circulaţie a acestor tractoare în interiorul pieţei europene, în condiţii de concurenţă efectivă, liberă şi nedistorsionată între distribuitori, inclusiv cu privire la preţul produselor sau alte condiţii de comercializare a acestora.

Se susţine, printr-un ultim motiv de recurs că hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 274 alin. 3 C.pr.civ., deoarece nici la dosarul primei instanţe, nici la dosarul instanţei de apel, nu s-au depus înscrisuri care să emane de la o formă de exercitare a profesiei de avocat, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

La dosarul Tribunalului Bucureşti şi la dosarul Curţii de Apel Bucureşti, sunt depuse două facturi fiscale emisă de către societatea pe acţiuni B. pe numele intimatei-reclamante.

Potrivit Deciziei nr. 9 din 4 aprilie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în dosarul nr. 507/1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2016, dispoziţiile art. 84 alin. (1) C.pr.civ. au fost interpretate în sensul că „reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.”

Potrivit prevederilor art. 521 alin. – (3) C.pr.civ., decizia este obligatorie pentru interpretarea prevederilor art. 84 alin. (1) C.pr.civ.

Înalta Curteanalizând decizia prin raportare la criticile formulate reţine caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

Prioritar, Înalta Curte, învederează că îşi însuşeşte în totalitate situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţa superioară de fond.

De asemenea, înainte de analiza motivelor de recurs, se constată că recurenta nu aduce critici statuărilor instanţei de apel referitoare la similaritatea semnului cu marca, dat de elementul comun „John Deere”, foarte distinctiv, la identitatea de produse precum şi la faptul că riscul de confuzie, prezumție relativă întemeiată pe prevederile art.16 din T.R.I.P.S., conform cărora atunci când se utilizează un semn identic sau similar pentru servicii identice sau similare în activitatea comercială, se naşte un risc de confuzie, este demonstrat, aspecte ce au intrat în autoritatea lucrului judecat.

O primă critică întemeiată pe dispozițiile art.304 pct.7 C.proc.civ., arată că instanţa a dezvoltat considerente contradictorii ce semnifică nemotivarea hotărârii şi, implicit, imposibilitatea exercitării controlului judiciar câtă vreme situaţia de fapt nu a fost pe deplin stabilită.

În esenţă, se arată că instanţa refuză aplicarea efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă şi anume aceea că dreptul la marcă nu poate împiedica libera circulaţie a produselor marcate şi nu constituie un obstacol pentru tranzacţiile ulterioare.

Critica nu poate fi primită întrucât ceea ce apreciază recurenta a fi argumente contradictorii, sunt, în fapt, paşi logici făcuţi de instanţă în rejectarea apărării formulate, epuizarea dreptului la marcă.

Împrejurarea că instanţa a pronunţat o soluţie în defavoarea pârâtei nu semnifică, în nicio împrejurare, motivare contradictorie.

Astfel, cum rezultă din expunerea rezumativă a considerentelor deciziei, instanţa, după expunerea efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă, arată motivele pentru care această teorie nu este aplicabilă cauzei: actul de contrafacere reclamat este folosirea mărcii prin preluarea acesteia în întregime în cuprinsul numelui de domeniu înregistrat de pârâtă, în lipsa unui acord al titularului, drepturile conferite de marcă titularului se epuizează doar pentru exemplele produsului care au făcut obiectul unei prime introduceri pe piaţă. Se mai arată că deţinătoarea numelui de domeniu, pârâta, a încercat în mod intenţionat să atragă prin folosirea numelui de domeniu utilizatorii de Internet către website-ul său, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu marca reclamantului (prin sugerarea unei afilieri sau altui tip de legătură, în scopul obţinerii de câştiguri comerciale.

În alţi termeni, instanţa de apel cu respectarea dispoziţiilor art.261 alin.(1) pct.5 C.proc.civ., cu aplicarea dispoziţiilor art.298 C.proc.civ., a arătat logic şi juridic de ce a înlăturat apărarea pârâtei.

Şi cea de-a doua critică, întemeiată pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.proc.civ. este nefondată în considerarea celor ce urmează.

Prin nume de domeniu, în sens larg, se înţeleg adresele ce permit localizarea serverelor, a site-ului web şi/sau  utilizării lor şi chiar a sectorului de activitate a acestora. Semnul înregistrat ca nume de domeniu poate intra în conflict cu drepturi de proprietate industrială anterior protejat, cum este dreptul la marcă.

Recurenta invocă aplicarea greşită a dispoziţiilor art.2, art.36 alin.(2) lit.b), art.38 alin.(1) şi (2) din Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art.101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europeană în cauzele Hoffmann-La Roche v Centrafarm, Consten şi Grundig, Bristol-Myers Squibb şi alţii împotriva Paranova A/S prin care s-au dezvoltat adevărate reguli de drept, obligatoriu pentru toate statele Uniunii Europene.

De necontestat, realitatea teoretică şi jurisprudenţială invocată de recurentă, însă, aşa cum a arătat şi Curtea de Apel, este inaplicabilă cauzei.

Astfel, terţii sunt obligaţi să se abţină de la orice act care ar putea produce atingere unui drept de proprietate industrială legal ocrotit, or, în speţă, includerea mărcii reclamantei în numele de domeniu de internet este de natură a crea confuzie în rândul consumatorilor vizaţi de produsele comercializate de reclamantă, fiind de aşteptat ca ei să creadă că societatea care deţine numele de domeniu „John Deere” este una şi aceeaşi cu cea care produce şi comercializează produsele sub numele „John Deere”. Includerea mărcii în numele de domeniu este de natură să înfrângă concurenţa liberă pe piaţă a tractoarelor, câtă vreme această manieră de abordare a publicităţii prin internet determină consumatorul ţintă să creadă că este vorba de o vânzare direct de la titularul mărcii.

Jurisprudenţa dezvoltată nu are legătură în cauză căci nu este vorba de faptul că titularul mărcii şi-ar proteja distribuitorii sau că ar fi vorba de interzicerea aplicării mărcii pe produs şi, cu atât mai mult, despre intenţia reclamantei de a împiedica pârâta să comercializeze tractoarele marca „John Deere”.

Ceea ce afirmă reclamanta, confirmat de ambele instanţe de fond, este că pârâta denaturează libera concurenţă între terţi care, ulterior epuizării dreptului la marcă, comercializează produsele originale, în conformitate cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul pieţii Uniunii Europene.

Contrar opiniei recurentei, folosirea de către pârâtă a denumirii mărcii pentru site-ul său, nu este conformă bunelor practici, întrucât induce credinţa consumatorilor că bunurile sunt direct valorificate de producător, de natură a aduce avantaje comerciale în sensul că produsele sunt garantate a fi originale.

Este lipsit de importanţă faptul că bunurile comercializate de pârâtă sunt originale, căci nu se impută pârâtei punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute, ci faptul folosirii mărcii ca denumire de domeniu fără acordul titularului mărcii.

Susţinerea recurentei că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 274 C.pr.civ. cu referire la decizia nr. 9/2016, pronunţată de Înalta Curte  de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care dispoziţiile art. 84 alin.(1) C.pr.civ. au fost interpretate în sensul că reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilier juridic sau avocatul acesteia din urmă, deoarece la dosar s-au depus două facturi fiscale emise de către societatea pe acţiuni B. pe numele intimatei-reclamante.

Critica nu poate fi primită faţă de cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia nr.2/2017 prin care au fost interpretate dispoziţiile art.28 alin.(2) coroborate cu cele ale art.20 alin.(1) din O.G. nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată poate fi asigurată şi prin consilierul juridic angajat al uneia dintre formele de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, în măsura în care consilierul juridic are şi calitatea de consilier în proprietate industrială, situație de fapt incidentă cauzei.

Rezultă astfel că instanţa de apel la evaluarea cheltuielilor de judecată în anul 2013 a interpretat dispoziţiile legii speciale în raport de dispozițiile art.84 C.proc.civ., în același mod ca în Decizia nr.2/2017.

Înalta Curte, reţinând că motivele de recurs nu sunt incidente în cauză, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. (1) şi (2) C.pr.civ., a respins recursul ca nefondat.


arhive-proprietate-intelectuala-legalup